Можно ли зарегистрировать товарный знак на основе чужого произведения?

С каждым годом количество зарегистрированных товарных знаков становится все больше. На конец 2021 г. Патентным ведомством России зарегистрировано более 750.000 охраняемых товарных знаков. Перед желающими зарегистрировать новые товарные знаки все актуальнее встает проблема поиска идей для новых обозначений, которые могли успешно пройти процедуру регистрации и стать новым товарным знаком.

Проблема заключается в том, что процедура регистрации товарного знака является довольно сложной. После поступления заявки на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство России его эксперты проверяют поступившие документы и заявленное на регистрацию обозначение на соответствие требованиям, установленным законодательством. Не соответствие какому-либо из таких требований может послужить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Но если регистрируемое обозначение успешно проходит экспертизу, указанное в заявке обозначение регистрируется в качестве товарного знака, сведения о нем вносятся в соответствующий государственный реестр, а владельцу товарного знака выдается охранный документ (свидетельство).

Заявители стали прибегать к уловке. Они стали брать в качестве основы для будущего товарного знака произведение, охраняемое в качестве объекта авторского права, или его отдельные элементы и пытались регистрировать такое обозначение в качестве нового товарного знака. Так, например, создатели мультсериала «Смешарики» зарегистрировали целую серию товарных знаков, взяв в качестве основы для них основных персонажей указанного сериала.

В данном случае правообладатели товарных знаков воспользовались результатами своей же творческой деятельности. Однако есть и те, кто пытается использовать результаты чужого творчества для регистрации новых товарных знаков на свое имя.

Так, например, в сентябре 2017 года одна российская фирма подала в Патентное ведомство России 9 заявок на регистрацию серии товарных знаков. Все поданные на регистрацию обозначения так или иначе были связаны с одной из песен Михаила Шуфутинского. Примечательно, что все 9 заявок были поданы за два дня до той даты, о которой поется в означенной песне. Кроме того, в качестве основы для нескольких обозначений были взяты кадры из довольно известных фильмов, в том числе с изображением всемирно известных актеров. Исходя из размещенной в реестре Патентного ведомства России информации о делопроизводстве по указанным заявкам, все 9 заявок были признаны отозванными, предположительно из-за проблем с оплатой пошлин.

В маркетинге существует такое понятие, как «хайп». Это шумиха, которая создается в связи с каким-либо информационным поводом. Причем, подобная шумиха необязательно должна носить положительный характер. Однако она привлекает внимание к определенному событию или лицу.

Учитывая причину признания заявок, связанных с песней Михаила Шуфутинского, отозванными, высока вероятность, что заявитель надеялся привлечь к себе внимание отсылкой в поданных заявках на творчество известного певца, тем самым пытаясь дополнительно на этом заработав.

Российское законодательство не запрещает создавать товарные знаки на основании произведений литературы, науки или искусства, а также на основании имени, сценического псевдонима или образа известного человека. Однако в таких случаях требуется получить согласие правообладателя использованного произведения или согласие известного человека (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Учитывая это, даже если бы российская фирма, подавшая заявки на регистрацию товарных знаков на основе творчества Михаила Шуфутинского, заплатила все положенные пошлины, она не смогла бы зарегистрировать товарные знаки без согласия владельца исключительного права на песню «3 сентября», а также согласия тех людей, чьи образы были использованы в обозначениях.

Административная практика самого Патентного ведомства России сформулировала ряд обстоятельств, которые проверяются в процессе экспертизы регистрируемого обозначения:

• присутствует ли в регистрируемом обозначении название или элемент охраняемого произведения литературы, науки или искусства, причем проверка проводится даже в отношении названий компьютерных программ;
• возникли ли права на выявленное произведение ранее даты подачи заявки;
• тождественны или сходны выявленное произведение и регистрируемый товарный знак;
• насколько широко известно название выявленного произведения;
• имеется ли согласие правообладателя выявленного произведения на регистрацию товарного знака.

И лишь при наличии совокупности всех перечисленных обстоятельств экспертами патентного ведомства может быть сделан вывод о несоответствии регистрируемого товарного знака п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

Аналогично обстоят дела и с именем, сценическим псевдонимом или образом известного человека.

Однако отказа в регистрации товарного знака на основании п. 9 ст. 1483 ГК РФ можно избежать, если предоставить согласие правообладателя произведения или известного лица, которые стали причиной подобного отказа.

Законодательство не устанавливает требование к содержанию подобного согласия. Таким образом, подобное согласие может быть предоставлено в любой письменной форме, главное, чтобы текст такого согласия был четким, однозначным и не терпящим двоякого толкования.

Не устанавливает законодательство и требований к срокам предоставления такого согласия. Более того, судебная практика исходит из того, что если согласие на регистрацию товарного знака было получено и, соответственно, предоставлено уже после вынесения Патентным ведомством России решения об отказе в регистрации товарного знака, то это является основанием для отмены решения Патентного ведомства России. Подобный вывод был сделан, например Судом по интеллектуальным правам в решении от 12.05.2021 по делу № СИП-1055/2020.